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Comment protéger son entreprise grâce à une marque de commerce ?

Temps de lecture : 6 min

Dans l’article “Comment choisir le bon nom d’entreprise au Québec”, nous vous avons expliqué les différentes étapes à entreprendre avant de déposer le nom de votre société. Aujourd’hui Lex Start s’attarde sur un nouvelle question: la protection de sa marque de commerce au Canada. 

Pour réussir en affaires, il faut se distinguer des autres. Il s’agit probablement du conseil le plus populaire que l’on donne aux entrepreneurs. Une façon certaine de reconnaître un produit unique est sa marque de commerce. 

Une marque de commerce bien conçue permet à l’entreprise qui la dépose non seulement de se distinguer, mais également de la protéger contre ceux qui souhaitent l’utiliser frauduleusement. Dans cet article, nous expliquerons ce qu’est une marque et les différentes étapes à entreprendre pour la protéger.


Qu’est ce qu’une marque de commerce au Canada ?


Pour comprendre ce qu’est une marque de commerce, il importe de dissocier la marque de commerce de plusieurs notions qui pourraient porter à confusion. 

LA MARQUE DE COMMERCE VS LE NOM DE L’ENTREPRISE 

Bien que les deux soient interreliées, un entrepreneur fera attention à dissocier la notion de “marque de commerce” de la notion du  “nom d’entreprise”. 

Selon l’OPIC (l’Office de la propriété intellectuelle du Canada), une marque de commerce est un ensemble de lettres, de mots, de sons ou de symboles qui permet de différencier le produit ou le service d’une entreprise des autres sur le marché. À titre d’exemple, le distributeur de thé canadien David’s tea a pour marque de commerce David’s tea et la façon dont il s’écrit (« DAVIDsTEA »). Une marque de commerce pourra donc couvrir soit un produit, soit un service ou les deux à la fois

Le nom de l’entreprise, lui, cherche en premier lieu à désigner une entreprise.  Dans notre exemple, David’s Tea s’avère également être le nom de la société, mais les deux ne correspondent pas nécessairement. Par exemple: une entreprise qui fait affaire sous le nom de B.B.B inc. et qui vend du café “Ça réveille!” cherchera avant tout à enregistrer comme marque de commerce la formulation “Ça réveille!”  plutôt que le nom de son entreprise. 

LA MARQUE DE COMMERCE VS LE DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur sert à protéger les oeuvres originales littéraires, musicales, dramatiques et artistiques. Il se distingue de la marque de commerce qui comme son nom l’indique protège les “marques”. À titre d’exemple : l’oeuvre (l’histoire) d’Harry Potter est protégée par le droit d’auteur. L’utilisation de la marque “Harry Potter” sur des vêtements est protégée par une marque de commerce. 

LA MARQUE DE COMMERCE VS LE BREVET

Le brevet protège les nouvelles inventions ou toute amélioration nouvelle et utile qui peut être apportée  à une technologie existante. À titre d’exemple, “Lululemon” est une marque de commerce qui caractérise les produits “Lulelemon”, mais elle détient aussi un brevet pour le design de ses pantalons de yoga.


Choisir sa marque de commerce


Se distinguer c’est important. Se distinguer en respectant la loi, c’est encore mieux. 

Pour choisir une marque de commerce, vous devez prendre en considération que la loi et la jurisprudence interdisent l’utilisation de certains éléments en tant que marque de commerce. 

Voici quelques exemples de formulation qu’il ne faut pas utiliser pour sa marque de commerce:

  • Les prénoms et noms de famille (sauf si l’on arrive à prouver que les produits ou services ont été connus sous ce nom) ;
  • Les descriptions fausses et trompeuses ;
  • Des mots de langue étrangère qui définissent le produit (ex: « Pasta » si l’on veut vendre des pâtes) ;
  • Des mots ou dessins qui prêtent à confusion avec des marques de commerce déjà enregistrées ;
  • Des mots ou dessins qui ressemblent à des marques ayant été interdites dans le passé (ex: l’utilisation du drapeau du Canada, les symboles d’autres pays ou encore des armoiries de la famille royale anglaise) ;
  • Les marques comportant une description “évidente” qui empêcherait les produits concurrents d’utiliser ces termes pour promouvoir leur produit (ex: “sucrée” pour désigner une crème glacée sucrée);
  • Les noms de lieux désignant l’origine géographique du produit (ex: « Italie » pour déposer une marque de commerce vendant des pâtes et des pizzas).

Munie de toutes ces informations, vous pouvez dès à présent réfléchir au nom de la future marque de commerce qui décrira vos produits ou vos services. 

Minute papillon !

Votre choix est fait ? Excellent ! Pour prétendre à une marque de commerce, il faut avant tout vérifier qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les marques de commerce. Avant de présenter sa demande d’enregistrement, il faut donc au préalable effectuer une recherche de nom qui permet de s’assurer que: 

  • Sa marque de commerce est conforme; 
  • Personne n’a fait de demande d’enregistrement d’une marque de commerce au nom similaire portant sur des produits ou des services. La recherche se fait alors dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes ;
  • Il n’y a pas de noms commerciaux similaires (sachant qu’il n’existe pas de Registre central pour tout le Canada en ce qui concerne les noms commerciaux).

Grâce à notre kit “Marque de commerce” clef en main, nous pouvons vous accompagner dans ce processus et vous fournir un rapport de recherche détaillé et ses recommandations. Pour plus de détails, planifiez un rendez-vous avec notre équipe !


“J’utilise un nom que je n’ai pas encore enregistré”


Techniquement, une marque de commerce existe sans formalités, mais son enregistrement sert à bien des égards. 

Prenons l’exemple de Jonathan : 

Jonathan crée une entreprise sous le nom de “Joni Entraînement Inc.”. Son entreprise ouvre plusieurs centres d’entraînement à Montréal sous le nom de “Scorpion Boxing”. 

Les centres d’entraînement de Jonathan fonctionnent très bien, mais il n’offre aucun service à l’extérieur de la métropole de Montréal. Hormis Jonathan, personne ne pourra ouvrir un gym à Montréal avec un nom similaire et sa marque “Scorpion Boxing” (qui existe sans formalités) sera protégée tant que Jonathan l’utilise dans la zone géographique où elle est connue (à Montréal). 

Le fait que Scorpion Boxing existe à Montréal permet à Jonathan de s’opposer au dépôt d’une marque de commerce au nom similaire, au motif que sa marque (existant sans formalité) était utilisée avant.  

Si Jonathan fait le choix de ne pas enregistrer sa marque de commerce, quelqu’un à Toronto sera libre d’utiliser le nom “Scorpion Boxing”. À l’inverse, si Jonathan enregistre “Scorpion Boxing” comme marque de commerce, celle-ci sera protégée partout au Canada et Jonathan détiendra une preuve légale qu’il utilisait et utilise encore le nom “Scorpion Boxing” à titre de marque de commerce.


Protéger sa marque de commerce envers et contre tous


Après votre recherche de nom, vous pouvez procéder au dépôt d’enregistrement de la marque

L’enregistrement d’une marque de commerce permet d’obtenir un droit exclusif sur son utilisation. 

Au Canada, la protection de la marque de commerce est de 10 ans, mais il est possible de la renouveler indéfiniment. Il faut toutefois faire attention: une marque de commerce qui est déposée au Canada n’est protégée que sur le territoire canadien. Si vous souhaitez étendre l’enregistrement de votre marque aux États-Unis, il vous faudra déposer une demande d’enregistrement dans ce pays (et passer également par l’étape préalable de recherche de nom pour marque de commerce). 

L’enregistrement permet d’empêcher vos concurrents de poser des actes déloyaux à votre encontre en faisant passer leurs produits pour les vôtres ou en essayant tromper le public de toute autre façon.  Une marque enregistrée est une marque déposée au registre fédéral. Elle permet donc de dissuader d’autres entreprises d’adopter une marque identique ou similaire à celle que vous avez déposée.  

Une entreprise qui utilise frauduleusement votre marque de commerce, en créant par exemple de la confusion entre vos produits et ceux de l’entreprise frauduleuse, s’expose à des poursuites pour violation et/ou contrefaçon.

Pour procéder au dépôt d’enregistrement de votre marque de commerce, vous devrez: 

  1. Remplir un formulaire de demande d’enregistrement par marque de commerce; 
  2. Fournir un logo, s’il y a lieu, incluant une description des couleurs;
  3. Indiquer la date de la 1ère commercialisation des services ou produits (le cas échéant) ;
  4. Payer les droits de production afin que l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada traite la demande d’enregistrement.
  5. Attendre (et oui ! De nos jours, l’enregistrement d’une marque de commerce peut prendre quelques années).

Conclusion


Vous l’aurez compris une marque de commerce, c’est un peu comme l’anneau de Gollum qu’un entrepreneur aguerri cherchera à protéger à tout prix. Une marque de commerce enregistrée est unique et peut avoir au fur et à mesure de son utilisation, un impact important sur la réputation et l’image de la société. 

Chez Lex Start, nous vous accompagnons dans vos démarches de recherche et d’enregistrement de marque de commerce

N’hésitez pas à nous contacter via le chat ou par courriel si vous avez des questions concernant votre marque de commerce.

Daniella Tshefu
Rédactrice juridique et chargée de clientèle