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Pourquoi devrait-on se munir d’un contrat de cession de propriété intellectuelle ?

Temps de lecture : 5 min

Commençons par une réponse simple à cette question : un contrat de cession de propriété intellectuelle est un transfert des droits qu’une personne détient sur un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur ou tout autre actif de propriété intellectuelle. Ce transfert peut être effectué moyennant une contribution monétaire, ou gratuitement. Sans un tel transfert de propriété, votre entreprise ne peut exploiter la propriété intellectuelle dans le cadre de ses activités.

Le Contrat de cession de propriété intellectuelle est le document le plus complet afin de protéger vos intérêts et ceux de votre entreprise. Notons tout de même qu’il est aussi possible de prévoir de telles modalités à l’aide d’une Convention d’actionnaires, d’un Contrat de licence, d’un Contrat de travail ou d’un Contrat de prestataire.


QU’EST-CE QU’UN ACTIF DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


La propriété intellectuelle est l’ensemble de droits accordés sur une création, que l’on parle d’un brevet, d’une marque de commerce ou d’un droit d’auteur.


L’obtention d’un droit de propriété intellectuelle sur une de ces créations accorde à son propriétaire des droits exclusifs. Par exemple, l’obtention d’un brevet permet d’interdire à quiconque d’exploiter l’invention pendant un certain temps. Le dépôt d’une marque de commerce permet quant à lui de protéger contre les contrefaçons. Enfin, le droit d’auteur donne à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire et permettre de reproduire son œuvre. La protection du droit d’auteur ne nécessite pas un enregistrement. Le droit d’auteur naît de la simple création.

Voici des exemples d’actifs de propriété intellectuelle : 

Droit d’auteur (enregistré ou non)

  • Un logo et ses variations, créés pour votre entreprise 
  • Une trame sonore pour un jeu vidéo que vous commercialisez
  • Une chanson utilisée pour une publicité 
  • Des créations visuelles 2D ou 3D pour un jeu de société que vous commercialisez
  • Des images 3D pour un jeu vidéo que vous commercialisez
  • Une vidéo promotionnelle créée pour votre entreprise
  • Des articles de blogue créés pour votre entreprise
  • Des photographies de vos produits ou de votre entreprise 
  • Du matériel promotionnel créé pour votre entreprise (publicités, bannières, brochures, affiches…)
  • Le code web de votre site Internet 
  • Un livre ou un guide rédigé pour votre entreprise
  • Un scénario ou un script destiné à être utilisé dans le cadre de vos activités d’entreprise 
  • Un slogan pour promouvoir votre entreprise
  • Le nom de votre entreprise, qui n’est pas encore enregistré à l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC)
  • Toute oeuvre destinée à être utilisée par l’entreprise 

Marque de commerce (enregistrée ou non)

  • Un logo et ses variations 
  • Votre nom d’entreprise
  • Un ensemble de symboles utilisés pour définir votre entreprise 

 

Brevet (enregistré ou non)

  • Toute invention nouvelle, utile et inventive :
    • Une prothèse de genou
    • Le procédé de fabrication d’un médicament
    • Des lunettes autonettoyantes
    • Un détecteur de nourriture périmée

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QUELS SONT LES AVANTAGES À SIGNER UN CONTRAT DE CESSION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?


La cession des droits de propriété intellectuelle au profit de votre entreprise lui permet d’être propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle, ce qui peut ajouter de la valeur à votre entreprise, au même titre qu’un actif matériel le ferait. Ces droits permettront à l’entreprise d’utiliser la propriété intellectuelle sans aucune condition dans le cadre de ses activités. Enfin, la cession au profit de votre entreprise permet aussi de protéger les intérêts et la continuité des activités de cette dernière, même en cas de conflit ou de départ de l’entreprise du créateur originel de la propriété intellectuelle.

De plus, la cession des actifs de propriété intellectuelle à votre entreprise vous permettra d’éviter d’avoir à obtenir des licences à chaque fois que vous souhaitez utiliser la propriété intellectuelle, c’est-à-dire qu’il faudrait, en d’autres termes, « louer » la propriété intellectuelle à chaque fois que vous souhaitez l’utiliser.


COMMENT SAVOIR QUI EST LE TITULAIRE (PROPRIÉTAIRE) DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?


En règle générale, la personne qui a conçu la création est le titulaire des droits de propriété intellectuelle afférents. Cette personne est automatiquement propriétaire des créations. Notez cependant que dans certaines situations, il faudra faire une demande d’enregistrement pour devenir le titulaire des droits de propriété intellectuelle, notamment dans le cas des brevets. 

Sachez que même si vous êtes le principal actionnaire de votre entreprise, cette dernière constitue une entité à part entière, distincte de vous. Vos créations et les droits que vous détenez sur celles-ci ne sont donc pas automatiquement la propriété de votre entreprise et vous en êtes personnellement le titulaire. Par exemple, si vous créez le logo de votre entreprise avant de vous incorporer, le logo vous appartient personnellement, et n’appartient pas à l’entreprise. Il faudra donc céder le logo ainsi que les droits qui y sont reliés à votre entreprise.


QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR POUVOIR CÉDER DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?


Pour pouvoir céder des droits de propriété intellectuelle, il faut d’abord et avant tout en être le titulaire. Tel que mentionné précédemment, dans certaines situations, cette propriété intellectuelle devra avoir été enregistrée auprès de l’OPIC afin de pouvoir être cédée. 

Pour céder une marque de commerce, il ne sera pas nécessaire que la marque ait été enregistrée. En effet, les droits sur une marque de commerce naissent de l’utilisation simple de la marque. Toutefois, l’enregistrement d’une marque de commerce a de nombreux avantages. Entre autres, il vous permettra de faire la preuve de la détention des droits sur cette marque, et de son usage. Il est donc possible de céder une marque dite « non-enregistrée ». Si la marque dont la propriété est transférée est enregistrée, il sera important de consulter un avocat pour faire les démarches de transfert de titularité auprès de l’OPIC en plus de faire la cession des droits.

Pour céder un brevet, il sera nécessaire que l’invention ait fait l’objet d’une demande d’enregistrement avant de pouvoir la céder. Notons cependant qu’il n’est pas nécessaire que la demande ait été déposée, c’est-à-dire acceptée par l’OPIC. En effet, le délai entre l’enregistrement et le dépôt peut s’étendre sur plusieurs mois. N’oubliez pas qu’il faudra aussi consulter un avocat pour faire les démarches de transfert de propriété auprès de l’OPIC avec le cédant. 

Pour faire une cession de droit d’auteur, il n’est pas nécessaire que les créations aient été enregistrées pour pouvoir être cédées. En effet, le droit d’auteur naît de la simple création et ne nécessite pas un enregistrement à l’OPIC, contrairement aux brevets et aux marques de commerce. La création doit toutefois remplir certaines conditions pour être qualifiée d’œuvre et bénéficier automatiquement de la protection du droit d’auteur. Pour savoir si votre création remplit ces conditions, vous pouvez consulter la section « Les conditions du droit d’auteur » dans le guide de l’OPIC. Enfin, notons qu’il est permis d’enregistrer ses œuvres à l’OPIC pour solidifier le droit d’auteur et que dans un tel cas, il sera nécessaire de faire le transfert de propriété auprès de l’OPIC en plus de faire la cession des droits par contrat.


DANS QUELLES SITUATIONS EST-IL NÉCESSAIRE DE SE MUNIR D’UN CONTRAT DE CESSION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?


  • Vous avez fait affaire avec un designer graphique pour créer votre logo d’entreprise, de même que ses variations. En principe, le droit d’auteur sur ce logo vous appartient, mais cela dépend toutefois des modalités de votre contrat avec ce prestataire. N’hésitez pas à communiquer avec nous dans un tel cas, et nos avocats pourront vous conseiller afin de protéger votre logo, de vous doter d’un contrat adéquat et vous assurez que vous en détenez effectivement la propriété. 

 

  • Votre nouvelle entreprise va bon train, vous décidez d’embaucher un nouvel employé pour créer vos articles de blogs et pour prendre des photos promotionnelles. Assurez-vous de prévoir les modalités relatives à la propriété intellectuelle qui sera créée par cet employé à son contrat de travail ou de travailleur autonome. En principe, la propriété intellectuelle créée par un employé vous appartient automatiquement. Toutefois, cela n’inclut pas les droits moraux. Pour plus d’informations concernant cette situation en particulier, vous pouvez  communiquer avec nous.

 

  • Vous avez passé des journées entières à faire du « brainstorming » pour trouver LE nom d’entreprise idéal et dessiner le logo le plus attrayant. Après avoir enfin terminé, vous avez décidé de les enregistrer en tant que marque de commerce. Un an plus tard, vous décidez de vous incorporer en tant que société par actions. Vous devrez céder vos droits sur cette marque de commerce à votre entreprise à l’aide d’une cession de propriété intellectuelle des cofondateurs au moment de l’incorporation, pour que cette dernière puisse l’utiliser. 

 

  • Vos deux partenaires d’affaires et vous avez travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur la création de votre site web et de son contenu. Voilà que vous êtes maintenant prêts à vous lancer en affaires et vous incorporer. Lors de votre incorporation, il faudra céder vos droits d’auteur sur le code informatique du site web et son contenu à l’aide d’une cession de propriété intellectuelle des cofondateurs au profit de la société. 

 

  • Votre frère a inventé et breveté un couteau ingénieux permettant de couper différents matériaux sans jamais avoir à l’aiguiser. Il souhaite incorporer une entreprise avec vous pour commercialiser ce couteau. Votre frère devra céder ce brevet à votre nouvelle entreprise au moment de l’incorporation. 

 

  • Après plusieurs années de succès entrepreneurial, vous décidez de vendre votre entreprise à une multinationale. L’acheteur vous demandera qui est le propriétaire de toute la propriété intellectuelle liée à l’activité de l’entreprise. Vous devrez vous assurer d’avoir cédé la propriété de tous vos droits à l’entreprise. Vous aviez déjà plusieurs actifs de propriété intellectuelle au nom de votre entreprise. Pour que la multinationale puisse utiliser ces actifs, votre entreprise devra les céder au moyen d’un contrat de cession de propriété intellectuelle.


En bref


En bref, vous aurez compris que la cession de propriété intellectuelle est indispensable dans certaines situations. Sans elle, votre entreprise ne pourra faire l’usage de précieux actifs tels que les logos et les noms qui ont été conçus pour l’exploitation ou la commercialisation de vos produits ou services. Quand on sait qu’un tiers de la valeur d’Apple réside dans les actifs de propriété intellectuelle que la marque détient, on comprend mieux pourquoi les actifs de propriété intellectuelle que vous cédez à votre entreprise augmentent considérablement la valeur de cette dernière aux yeux de vos investisseurs – existants ou futurs, pour qui la détention de la propriété intellectuelle est souvent un des plus importants aspects.

Chez Lex Start, nous offrons des contrats de cession de propriété intellectuelle personnalisés pour 300,00 $ + txs. Si vous en êtes à l’étape de l’incorporation de votre entreprise, vous pouvez ajouter ce contrat en option lors de l’achat de votre kit d’incorporation pour seulement 150,00 $ + txs de plus. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous via le chat en bas à droite de votre écran ou par courriel à bonjour@lexstart.ca. Il nous fera plaisir de vous offrir un premier appel de 15 minutes gratuit afin de discuter de vos besoins, notamment en matière de propriété intellectuelle.

 

 

Bianca Lessard
Chargée de la synergie juridique

 

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